Лицензионный договор и роялти

• Корпоративне право та податки

Лицензионный договор: юридические особенности и налогообложение

Во всем мире право на использование интеллектуальной собственности давно уже стало стимулом для инвестиций и способом наращивания капитала.

В международной практике весьма распространено использование зарубежных, прежде всего офшорных, компаний для владения интеллектуальной собственностью (авторские права, патенты, товарные знаки и т.п.). Интеллектуальная собственность - наиболее мобильный вид имущества, легко допускающий передачу зарубежному владельцу. Поэтому естественная тенденция - перемещение такой собственности в те юрисдикции, где ее эксплуатация (то есть получение роялти - лицензионных отчислений за предоставление права ее коммерческого использования) сопряжено с наименьшими налоговыми потерями. Такие перемещения зачастую связаны с серьезными вопросами налогообложения.

Лицензионный договор

Правоотношения, связанные с получением роялти - платежей от использования нематериальных активов, оформляются посредством лицензионного договора, предусматривающего выплату роялти. Термин роялти происходит от английского слова - royalty — королевские привилегии, это периодические выплаты лицензиару за право пользования предметом лицензионного соглашения.

Следуя положениям статьи 1108 ГК Украины, лицо, имеющее исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензиар), может предоставить другому лицу (лицензиату) письменное полномочие, которое предоставляет ему право на использование этого объекта в определенной ограниченной сфере (лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности). Лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности может быть оформлена как отдельный документ или быть составной частью лицензионного договора. То есть, проще говоря, лицензия – это разрешение на использование, а лицензионный договор – это условия предоставления такого разрешения.

Различают простую лицензию, согласно которой владелец прав интеллектуальной собственности предоставляет разрешение лицензиату использовать их на определенной территории и на определенный срок, оставляя за собой право, продавать аналогичные лицензии третьим лицам; исключительную лицензию, согласно с требованиями которой, лицензиар предоставляет лицензиату право использовать объект интеллектуальной собственности единолично и отказывается от права предоставлять такие же права третьим лицам; полная лицензия, когда лицензиар отказывается от права использования объекта интеллектуальной собственности на определенный срок.

Кроме того, в практике достаточно часто встречается сублицензия. Сублицензия характерна тем, что ее предоставляет контрагент-лицензиат, купивший первоначальную лицензию. По условиям и объему передаваемых прав сублицензия полностью зависит от первоначально заключенного лицензионного договора. Лицензиаты, получившие простую лицензию, предоставлять сублицензию не имеют права.

Регистрация лицензионного договора

Согласно требованиям действующего законодательства Украины, лицензия и лицензионный договор не подлежат обязательной государственной регистрации. Их государственная регистрация осуществляется по требованию лицензиара или лицензиата в порядке, установленном законом. Отсутствие государственной регистрации не влияет на действие прав, предоставленных по лицензии, и других прав на соответствующий объект права интеллектуальной собственности, в частности, на право лицензиата на обращение в суд за защитой своего права. Однако само по себе проведение государственной регистрации является инструментом защиты объекта интеллектуальной собственности и прав обеих сторон лицензионного договора. При проведении государственной регистрации, не может возникнуть одновременного существования двух лицензионных договоров, один из которых может быть договором исключительной лицензии. В то время, как без регистрации при недобросовестности или неосмотрительности со стороны лицензиара такая ситуация вполне может возникнуть. Немаловажно, что государственная регистрация обеспечивает возможность получения любым лицом информации обо всех действующих правах интеллектуальной собственности.

Регистрацию лицензии на право использования объекта интеллектуальной собственности проводит Государственный департамент интеллектуальной собственности Украины. После завершения процесса регистрации данные о регистрации лицензионного договора вносятся в соответствующий Регистр. В общем, на первый взгляд, процесс регистрации, казалось бы, не может вызвать никаких трудностей. Но на практике доказано, что такой процесс требует тщательного подхода и глубоких знаний в области авторского права, знания международных документов обеспечивающих защиту прав на объекты интеллектуальной собственности, а также доскональные знания всех тонкостей работы непосредственно с государственными органами, проводящими регистрацию. И потому во избежание возникновения трудностей мы советуем обращаться к юристам, специализирующимся в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

Для осуществления государственной регистрации лицензиару или лицензиату необходимо подать в Департамент интеллектуальной собственности Украины заявление, к которому прилагается лицензия или лицензионный договор на использование объекта интеллектуальной собственности, нотариально удостоверенные их копии, выписка из лицензии, лицензионного договора, которые должны содержать указания вида лицензии и сферы использования промышленного образца, определенные Гражданским кодексом Украины.

За государственную регистрацию лицензии или лицензионного договора на использование объекта интеллектуальной собственности уплачивается государственный сбор. Государственная регистрация осуществляется на протяжении двух месяцев от даты поступления в Департамент заявления и комплекта необходимых документов.

После регистрации Регистратор публикует в своем официальном бюллетене определенные им сведения относительно государственной регистрации лицензии или лицензионного договора и о внесении в Реестр изменений относительно сведений о зарегистрированной лицензии и лицензионном договоре.

Налогообложение роялти

Согласно п. 5.4.2 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» (далее – Закон о налоге на прибыль) расходы, связанные с выплатой роялти, включаются в состав валовых расходов.

Ключевой вопрос: подпадают ли платежи, перечисляемые правовладельцу, под понятие роялти, предусмотренное законом. Согласно п. 1.30 ст. 1 Закона о налоге на прибыль роялти являются платежи любого вида, полученные как вознаграждение за пользование или за предоставление права на пользование любым авторским правом на литературные произведения, произведения искусства или науки, включая компьютерные программы, другие записи на носителях информации, видео- или аудиокассеты, кинематографические фильмы или пленки для радио или телевизионной речи; за приобретение любого патента, зарегистрированного знака на товары и услуги или торговой марки, дизайна секретного чертежа, модели, формулы, процесса, права на информацию относительно промышленного, коммерческого или научного опыта (ноу-хау).

Не считаются роялти платежи за получение объектов собственности, определенных в части первой этого пункта, во владение, распоряжение или собственность лица, либо если условия пользования такими объектами собственности предоставляют право пользователю продать или отчуждать иным способом такой объект собственности, или сделать достоянием гласности (разгласить) секретные чертежи, модели, формулы, процессы, права на информацию относительно промышленного, коммерческого или научного опыта (ноу-хау), за исключением случаев, когда такое разглашение является обязательным согласно законодательству Украины.

Согласно п.п. 3.2.7. Закона об НДС операции по выплатам роялти в денежной форме или в виде ценных бумаг, осуществляемые эмитентом, не являются объектом обложения НДС. Таким образом, роялти, выплачиваемые правовладельцу деньгами (или ценными бумагами) НДС, не облагается.

Налог на репатриацию и избежание двойного налогообложения при взаимодействии с иностранным правовладельцем

Особого внимания и контроля требуют вопросы, связанные с возможным двойным налогообложением, в случае если лицензиар является нерезидентом. Так в частности, согласно с действующими нормами украинского законодательства, а именно, согласно подп. «в» п. 13.1 Закона о налоге на прибыль, платежи, выплачиваемые нерезиденту, как роялти, относятся к доходу, полученному нерезидентом с источником его происхождения в Украине. А значит, по общему правилу (если иное не предусмотрено нормами международных соглашений), предприятие, выплачивающее роялти за пользование правами на объект интеллектуальной собственности нерезиденту, должно удерживать с них налог на доходы нерезидента (налог на репатриацию) по ставке 15 % от их суммы и за счет предприятия. Сумма удержанного налога перечисляется в бюджет одновременно с выплатой дохода (роялти) нерезиденту. Но согласно с положениями ст. 19 Закона Украины «О международных договорах», в случае если международным договором Украины, который вступил в силу в установленном порядке, установлены другие правила, чем те, что предусмотренные в соответствующем акте законодательства Украины, подлежит применению норма международного договора. На сегодня международными договорами Украины предусмотрено освобождение (полное или частичное) доходов с источником их происхождения в Украине от налогообложения в соответствии с украинским законодательством.

Так, например нормы Конвенций об избежании двойного налогообложения между Украиной и такими странами как Нидерланды, Греция и Герцогство Люксембург, предусматривают, что к понятию роялти относят платежи любого вида, полученные как компенсация за использование или за право на использование объектов интеллектуальной собственности. Нормы этих международных документов предусматривают освобождение от налога на репатриацию при условии, если нерезидент, получатель роялти, является фактическим владельцем роялти.

Наличие международного договора об избежании двойного налогообложения является первоосновой. Но основанием для освобождения от налогообложения доходов с источником их происхождения в Украине является предоставление нерезидентом справки, которая подтверждает статус резидента страны, с которой подписан международный договор, и других документов, в случае если это установлено международным договором.

Офшорные зоны и правило «85 процентов»

При работе с роялти через офшорные зоны, важно учитывать правило, так называемых «85 процентов». Оно заключается в том, что в случае заключения договоров, которые предусматривают осуществление оплаты товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, имеющих оффшорный статус, или при осуществлении расчетов через таких нерезидентов или через их банковские счета, независимо от того, осуществляется ли такая оплата (в денежной или иной форме) непосредственно или через других резидентов или нерезидентов, расходы плательщиков налога на оплату стоимости таких товаров (работ, услуг) включаются в состав их валовых расходов в сумме, составляющей 85 процентов стоимости этих товаров (работ, услуг).

В самом тексте пункта 18.3 Закона о налоге на прибыль, содержатся исчерпывающий перечень случаев применения правила «85%». Речь идет о перечислении средств в пользу нерезидентов, имеющих оффшорный статус; посреднику-нерезиденту, имеющему оффшорный статус; на банковские счета нерезидентов, также имеющих оффшорный статус, даже если учреждение банка такого статуса не имеет.

Правило «90 дней» и нерезиденты

При заключении лицензионного договора с нерезидентами, особое внимание следует обратить на правило «90 дней». Так согласно с положениями Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», предусматривается, что импортные операции резидентов, осуществляемые на условиях отсрочки поставки, если такая отсрочка превышает 90 календарных дней с момента осуществления авансового платежа или выставления векселя в пользу поставщика импортируемой продукции (работ, услуг), требуют индивидуальной лицензии Национального банка Украины. Превышение указанных сроков без наличия такой лицензии влечет начисления пени за каждый день просрочки в размере 0,3 % от таможенной стоимости недопоставленной продукции. Соответственно, превышение 90-дневного срока может возникнуть в случае авансовой оплаты роялти за период пользования интеллектуальной собственностью, превышающий 90 дней.

Выплаты роялти в пользу нерезидента

Осуществление выплаты из Украины за полученные услуги и права интеллектуальной собственности регулируется специальными нормами. Постановлением Правления Национального банка Украины от 30.12.2003 г. № 597 «О перечислении средств в национальной и иностранной валюте в пользу нерезидентов по некоторым операциям» предусмотрены основания для перевода средств из Украины нерезидентам за выполненные ими работы, предоставленные услуги и права интеллектуальной собственности, которые они передали украинскому субъекту предпринимательской деятельности (предприятию) или банку.

Для того, чтобы банк по поручению предприятия-лицензиара мог перечислять средства в национальной и иностранной валюте на счета нерезидентов по договорам, которые предусматривают предоставление прав пользования нематериальными активами, предприятие должно подать в банк договор с нерезидентом и документы, которые свидетельствуют о фактически предоставленных услугах пользования интеллектуальной собственностью.

Как предоставление права пользования объектами интеллектуальной собственности, так и заключение и исполнение лицензионного договора сопряжено с целым рядом особенностей и ограничений. От того, насколько комплексной и профессиональной будет разработка и подготовка лицензионного договора, во многом зависит эффективность и успешность всего бизнес - проекта, а также эффективность ваших капиталовложений.