Защита торговой марки: какую страну выбрать для регистрации

• Корпоративне право та податки
• Угоди та Інвестиції

В январе – июле 2019 года украинские таможни зафиксировали 4500 случаев приостановления таможенного оформления товаров из-за подозрения в нарушении прав интеллектуальной собственности.

В то же время несмотря на подорожание регистрации торговый марки (ТМ) с июня 2019 года юристы советуют не затягивать с ее регистрацией. При этом регистрацию можно осуществить как в Украине, так и за рубежом.

О требованиях у нас и в других государствах, а также о том, где лучше проводить эту процедуру, Mind рассказала юрист Международной юридической службы Interlegal Марта Свердликовская.

Торговая марка, или знак для товаров и услуг (по украинскому законодательству), способствует узнаваемости и является «лицом» продукции. Производителям известно, как порой трудно придумать яркое и оригинальное название, которое бы запомнилось и вызвало приятные ассоциации у покупателей. Поэтому вопрос правильного использования и регистрации торговой марки трудно переоценить.

Согласно украинскому законодательству, охрана и права на торговую марку возникают у владельца с момента государственной регистрации в Украинском институте интеллектуальной собственности (далее – Укрпатент).

Стоит отметить, что сама по себе регистрация не является обязательной, однако она дает владельцу исключительные права на использование и, следовательно, возможность запрещать ее использование третьими лицами. Другими словами, вы можете придумать отличительный знак для своей продукции или услуг, наносить его на этикетку или маркировку, не имея регистрационного свидетельства, выданного Укрпатентом. Но до того момента, когда данный знак будет зарегистрирован другим лицом и ваше использование начнет нарушать его права.

Исключение составляет общеизвестная торговая марка, однако на практике для признания марки таковой существует ряд строгих критериев, которым не просто соответствовать (к примеру, продукцию с таким знаком должны узнавать как минимум 50% респондентов (потребителей).

Регистрация торговой марки в Украине

Процесс регистрации торговой марки в Украине состоит из нескольких этапов, но ввиду отсутствия установленных государством сроков может быть достаточно длительным.

Шаг 1. Проверка на тождественность и схожесть. Перед подачей заявления на регистрацию рекомендуется запросить в Укрпатенте предварительную экспертизу знака на тождественность/схожесть с уже зарегистрированными.

Шаг 2. Подготовка документов и оплата пошлины. Заявку и все необходимые документы может подготовить как сам владелец, так и патентный поверенный – квалифицированный специалист по вопросам интеллектуальности собственности. Для ускорения процесса рассмотрения документов можно сразу оплатить услугу ускоренной регистрации.

Шаг 3. Экспертиза: формальная и квалификационная.

- При формальной экспертизе проверяются полномочия представителя, а также правильно ли составлена и заполнена заявка и прилагаемые к ней документы.

- На этапе квалификационной экспертизы проверяется заявленный знак (изображение, текст, комбинация обозначений и т. д.) на наличие оснований для отказа в предоставлении правовой охраны (не является ли схожим или тождественным с уже зарегистрированным знаком, не содержит ли антигосударственных, расистских лозунгов, нецензурных слов и выражений и т. д.).

Шаг 4. Публикация и выдача регистрационного свидетельства.

Если собственник бизнеса планирует масштабироваться, расширять рынок сбыта и пользоваться торговой маркой не только в Украине, отечественной регистрации будет недостаточно. Чтобы не нарушать права третьих лиц перед выходом на экспорт, необходимо зарегистрировать торговую марку в странах, где планируются продажи.

Международная регистрация и интернет-торговля

Возникает резонный вопрос, как быть с торговлей в интернет-магазине, который может охватывать покупателей со всего мира. Наша практика регистрации торговых марок дает однозначный ответ – регистрировать торговую марку во всех странах, с которыми работает интернет-магазин.

Существует три варианта регистрации торговой марки за рубежом:

1. Отдельно в каждой интересующей стране – заявка подается в соответствующие национальные ведомства (часто через местных патентных поверенных).

2. В Европейском союзе  – заявка подается в региональное ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза, а полученная регистрация распространяется во всех странах ЕС.

3. Международная (по мадридской системе) заявка подается через национальное ведомство заявителя (Укрпатент) или напрямую через международное ведомство (ВОИС). К Мадридскому соглашению присоединились уже более 120 стран, все из которых можно заявить для регистрации (однако стоит учитывать, что от количества выбранных стран зависит размер регистрационного сбора).

Самым распространенной моделью регистрации за пределами Украины сегодня является регистрация по мадридской системе. Это, пожалуй, самый удобный способ охватить сразу несколько стран из различных регионов.

Отметим, что при любой регистрации важным является правильное и своевременное оформление всех документов, что может повлиять на сроки регистрации, а в отдельных случаях и на право приоритета перед другими заявками.

На вопрос, стоит ли регистрировать торговую марку, мы даем однозначный совет: зарегистрировать всегда проще и дешевле, нежели защищаться в судебной инстанции от обвинений в нарушении чьих-либо прав. Больше о регистрации торговой марки и других наших услугах читайте тут.

Специально для mind.ua

Марта Свердликівська

sverdlikovskaya@interlegal.com.ua